Le propriétaire d’une marque peut se heurter à l’indisponibilité du nom de domaine correspondant. Cela peut être particulièrement pénalisant pour l’exploitation de ladite marque sur internet.
Quels seront alors les droits et recours possibles contre le propriétaire du nom de domaine ? Cela dépend en pratique de l’antériorité du droit opposé.
SOMMAIRE
I. NOM DE DOMAINE VS MARQUE POSTÉRIEURE
II. NOM DE DOMAINE VS MARQUE ANTÉRIEURE
NOM DE DOMAINE Vs MARQUE POSTÉRIEURE
Dans cette hypothèse, une marque est déposée postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine.
L’article L711-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la marque ne doit pas contrevenir à des droits antérieurs.
Cet article vise certains droits antérieurs comme la dénomination sociale ou encore l’enseigne, sans toutefois fixer de liste exhaustive.
Selon la jurisprudence, un nom de domaine peut à ce titre constituer un droit antérieur opposable à une marque. Il faut pour cela répondre à une double condition.
1. D’une part, il faut que le nom de domaine soit effectivement exploité au moment de l’enregistrement de la marque. En pratique, il ne suffit pas de mettre en ligne le nom de domaine. Il faut en effet que le site internet soit opérationnel.
2. D’autre part, la marque doit venir créer un risque de confusion avec le nom de domaine. Il faut donc qu’il s’agisse de produits ou services identiques ou similaires.
Si ces conditions sont remplies, le propriétaire du nom de domaine apparaît fondé à en garder la propriété ou peut le cas échéant négocier sa cession en position de force.
Il peut également agir contre le propriétaire de la marque en nullité de celle-ci. Il pourra dans le même temps engager une action en concurrence déloyale ou parasitisme afin d’obtenir des dommages intérêts.
NOM DE DOMAINE Vs MARQUE ANTÉRIEURE
Lorsque le propriétaire du nom de domaine commercialise des services ou prestations identiques à la marque antérieure, il s’expose à une action en contrefaçon (V. L’importance de protéger sa marque). Il est cependant fréquent que le nom de domaine acquis n’exploite aucun site. Il s’agit souvent dans cette hypothèse de « cybersquattage ». Or, il ne peut y avoir de contrefaçon puisque le propriétaire du nom de domaine ne vend rien.
Mais le propriétaire de la marque dispose de plusieurs outils afin de faire cesser l’utilisation du nom de domaine ou le cas échéant le récupérer.
Lorsque la marque est renommée, les tribunaux admettent par exemple que le nom de domaine non exploité soit de nature à porter atteinte à ladite marque. Par ailleurs, lorsque le propriétaire est un concurrent, cela peut caractériser un acte de concurrence déloyale.
Le juge peut dans ces cas condamner le fautif à des dommages intérêts et l’interdire d’utiliser le nom de domaine litigieux. Il peut encore ordonner le transfert au propriétaire de la marque.
Enfin, conformément à l’article L45-6 du Code des postes et des communications électroniques :
« Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l’office d’enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d’un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les cas prévus à l’article L. 45-2″.
Par renvoi, l’article L45-2 du Code des Postes vise les cas d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle autrement dit l’atteinte à une marque.
NOS CONSEILS EN CAS DE LITIGE
Lorsqu’un conflit naît entre le propriétaire d’une marque et celui d’un nom de domaine, il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé afin de connaître précisément ses droits. De manière générale, nous recommandons d’acheter le nom de domaine préalablement à tout dépôt de marque de façon à éviter toute difficulté ultérieure.
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